З.Г. САДЫГОВ,
адвокат при Земельном суде Берлина
 
B  современных рыночных отношениях товарный знак играет важную и ответственную роль. Товарный знак  — средство индивидуализации источника обозначенных им товаров и услуг, гарант ожидаемого потребителем качества. Он выполняет рекламную функцию для его владельца, что непосредственно влияет на объем продаж.
Разработка товарного знака является важным и ответственным процессом, требующим творческого подхода. В качестве товарного знака необходимо выбрать обозначение, которое окажет положительное воздействие на потребителя. 
 
Товарный знак должен быть привлекательным, запоминающимся, информативным и легко воспринимающимся.
Для приобретения новым и не знакомым потребителю товарным знаком определенной степени известности и завоевания обозначенными им товарами или услугами своей доли рынка необходимы значительные инвестиции. С целью облегчения этого процесса нередко создаются товарные знаки путем использования в их составе уже существующих и хорошо известных потребителям товарных знаков. Потребитель охотнее доверяет знакомым обозначениям, вызывающим у него определенные ассоциации с качеством продукта или услуги. Однако эта практика безупречна в том случае, если все знаки в составе нового товарного знака принадлежат одному лицу или их использование осуществляется с согласия владельца.
В настоящее время завоевывает популярность кооперация двух или более владельцев интеллектуальной собственности для создания совместного товарного знака. В составе нового обозначения они используют свои известные потребителю товарные знаки. Это метод ко-брендинг (от англ. co-branding), который нередко применяется для обозначения нового совместного товара или вида услуг. Владелец товарного знака, не имеющий опыта в определенной коммерческой сфере, путем ко-брендинга привлекает опытного партнера и таким образом уверенно осваивает новый рынок. Ко-брендинг позволяет сократить расходы на введение нового товара на рынок. Tрансфер имиджа и авторитет товарных знаков способствуют тому, что на товар, обозначенный несколькими известными знаками, начинают обращать внимание потребители, знакомые с одним из знаков.
При разработке товарного знака необходимо принять во внимание и то, что не всякое обозначение, представляющее собой успешный результат творческой деятельности, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. На этапе его разработки нельзя забывать его главную функцию — отличение товаров и услуг одних лиц от товаров и услуг других лиц (см. ст. 1 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; далее — Закон о товарных знаках). Отсюда следует одно из основополагающих и универсальных требований — избежание тождества или сходства до степени смешения товарных знаков, принадлежащих различным лицам. Это требование закреплено законом (ст. 7) и направлено на защиту как владельца товарного знака, так и потребителей.
Охраноспособность товарного знака зависит от его субъективного восприятия (визуального, слухового и концептуального). Люди по-разному воспринимают окружающую их среду, поэтому схожесть товарных знаков является одной из самых частых тем судебных споров.
В своих многочисленных решениях Европейский суд выработал принципы, руководствуясь которыми национальные суды и регистраторы определяют наличие схожести и опасность смешения товарных знаков.
В своем решении от 06.10.2005 № С-120/04 по делу Medion AG v Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH Европейский суд осветил очередной аспект этой темы. Спор возник о допустимости регистрации и использования товарного знака, состоящего из словосочетания, в котором одно слово было фирменным наименованием его владельца, а второе — торговым знаком, принадлежащим третьему лицу. Хотя в Европейском суде проходил процесс, на первый взгляд похожий на вышеописанные методы разработки нового товарного знака, вопрос стоял о легитимности использования чужого товарного знака без согласия его владельца в составе нового.
Спор возник между акционерным обществом «Medion AG» (далее — Medion) и товариществом с ограниченной ответственностью «Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH» (далее — Thomson). Medion являлся владельцем торгового знака «Life», зарегистрированного для бытовой техники. Thomson — одна из крупнейших в мире фирм в области электротоваров, начавшая реализацию своих товаров под товарным знаком «Thomson life». Medion возбудил судебный процесс, утверждая что Thomson нарушил его права на товарный знак «Life». Земельный суд г. Дюссельдорфа отклонил иск Medion, обосновав свое решение отсутствием опасности смешения. В своем решении суд постановил, что название фирмы в составе товарного знака предотвращало опасность смешения.
Суд применил так называемую теорию произведенного впечатления (нем. Prоgetheorie), разработанную Верховным федеральным судом ФРГ. Согласно этой теории опасность смешения знаков зависит от того, является ли спорная, т. е. тождественная, часть товарного знака в словосочетании до такой степени существенной, что остальная часть словосочетания полностью отходит на задний план. Это означает, что, если схожая часть товарных знаков имеет второстепенное значение для общего впечатления, опасность смешения отсутствует. В силу того что в сфере деятельности сторон имя производителя играло особо важную роль, товарный знак «Thomson life», по мнению суда, был охарактеризован словом «Thomson», а не «Life». Применяя теорию произведенного впечатления, слова «Thomson life» и «Life» являлись товарными знаками, не схожими до степени смешения.
В юридической науке теория произведенного впечатления неоднократно подвергалась критике, особенно то обстоятельство, что она фактически установила право лица на использование товарного знака без разрешения его владельца. Участились случаи, когда мало известные фирмы стали создавать привлекательные обозначения для своих товаров или услуг, используя в их составе популярные товарные знаки третьих лиц. Владелец широко известного товарного знака не мог опираться на свое исключительное право на пользование и распоряжение знаком и запрещать его использовать другим лицам без своего согласия (см. ст. 4 Закона о товарных знаках). Теория произведенного впечатления в определенной степени обесценила главную функцию товарного знака как средства индивидуализации участника коммерческого оборота.
Несмотря на однозначную позицию судопроизводства в Германии в данном вопросе, Medion подал апелляцию в Верховный земельный суд. Суд постановил, что решение спора зависит от наличия опасности смешения (абз. 1 «б» ст. 5 Директивы 89/104 ЕЕС Совета от 21.12.1988; далее — Директива 89/104), и направил дело на рассмотрение в Европейский суд.
Европейский суд, базируясь на функции товарного знака как средства индивидуализации источника товаров и услуг, постановил, что опасность смешения в смысле ст. 5 Директивы 89/104 возможна. В подобных случаях потребитель может быть введен в заблуждение и сделать ошибочный вывод о том, что товары или услуги исходят из одного и того же источника либо существует определенная экономическая взаимосвязь фирм. При этом нет необходимости в доминирующем положении схожей части товарного знака, как того требует теория произведенного впечатления. Достаточно, что спорная часть в составе словосочетания сохранила независимое отличительное значение.
Теория произведенного впечатления долгое время служила ориентиром для немецких судей в разрешении аналогичных судебных споров. Решение Европейского суда обязательно для стран Европейского союза и, соответственно, приведет к отказу от этой теории, а следовательно, к изменению в судопроизводстве и на потребительском рынке.