Т.Г. КЛОЧУН

 

Проект части четвертой ГК РФ (далее — проект) имеет большое значение не только как акт кодификации гражданского права, но и как нормативный правовой акт, содержащий немало новелл, устраняющих в том числе пробелы в гражданском законодательстве. Одной из таких новелл является § 4 главы 76, посвященный праву на коммерческое обозначение.

Источники правового регулирования и публикации по вопросам коммерческих обозначений. Необходимость охраны прав на коммерческие обозначения в России и за рубежом обусловлена различными факторами. Использование коммерческих обозначений удобно для субъектов малого бизнеса, которые желают индивидуализировать себя в гражданском обороте, но не имеют юридической и фактической возможности. Ограничения могут быть определены статусом индивидуального предпринимателя, который не может иметь права на фирменное наименование. Препятствием для регистрации товарного знака или использования фирменного наименования по договору коммерческой концессии зачастую являтся сложная и дорогостоящая процедура, связанная с самой регистрацией. Закрепление механизма правовой охраны коммерческих обозначений в части четвертой ГК РФ обусловлено приведением законодательства в соответствие с международными договорами, в которых участвует Россия.

Нормы о коммерческих обозначениях предусмотрены как в международных договорах, так и во внутренних нормативных правовых актах. Согласно ст. 2 Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (1967) права на коммерческое обозначение относятся к интеллектуальной собственности. Указатель делового предприятия как обозначения, используемого для идентификации предприятия — физического лица, юридического лица или ассоциации, упоминается в совместной Резолюции о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, которая одобрена Генеральной ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза в 1999 году. Однако Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (1994), несмотря на его универсальный характер, не предусматривает норм, посвященных коммерческим обозначениям.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения по поводу коммерческих обозначений, является ГК РФ, который в главе 54 раскрывает особенности договора коммерческой концессии (в статьях 1027, 1032, 1037, 1039, 1040 упоминаются коммерческие обозначения). Кроме того, имеются иные, в том числе подзаконные, акты, регулирующие, как правило, публичные отношения (таможенные, налоговые)[1], связанные с коммерческими обозначениями, прежде всего применительно к договорам коммерческой концессии. Так, порядок государственной регистрации договоров об использовании исключительных прав определяется приказом Минфина России от 12.08.2005 № 105н «О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)».

За рубежом подробно регламентированы отношения по поводу коммерческих обозначений. Так, Закон ФРГ «О товарных знаках» относит к коммерческим обозначения, которые используются в коммерческом обороте как имя, фирма или особое обозначение торгового заведения либо предприятия. Исключительное право на коммерческое обозначение возникает при наличии у обозначения различительной способности, которая может быть присуща ему изначально либо приобретается в процессе использования обозначения в коммерческом обороте. Исключительное право на использование коммерческого обозначения ограничено по территории и деловой сфере предпринимательской деятельности[2].

Правовая природа коммерческих обозначений. Определению правовой природы коммерческих обозначений уделено немалое внимание в научной литературе. Комплексный анализ различных позиций по этому вопросу содержится в работах М.И. Брагинского и В.В. Витрянского[3], О.А. Рузаковой[4].

По мнению О.А. Городова, коммерческие обозначения относятся к подгруппе средств индивидуализации участников гражданского оборота наряду с фирменными наименованиями[5]. Е.А. Суханов считает, что коммерческое обозначение «представляет собой незарегистрированное, общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое охраняется без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности (ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.), например “Мерседес” или “Кока-кола”»[6].

В.И. Еременко применительно к коммерческому обозначению указывает на ст. 2 (VIII) Конвенции об учреждении ВОИС и ссылается на известность коммерческого обозначения во многих странах под различными названиями, например: вывеска (Испания, Италия, Португалия, Франция), вымышленное или неофициальное наименование (США), вторичный символ (Финляндия, Швеция). Основная особенность таких наименований в том, что они, как правило, не подлежат регистрации и территориальная сфера их действия ограничена местом нахождения торгового предприятия[7]. Предлагается использовать конструкцию коммерческого обозначения для определения правового статуса наименования домена в сети «Интернет»[8].

Существует мнение, согласно которому «коммерческое обозначение — такое название бизнеса, которое не совпадает с фирменным наименованием юридического лица или именем индивидуального предпринимателя»[9]. Высказана также точка зрения об обеспечении охраны коммерческих обозначений с помощью норм о недобросовестной конкуренции в соответствии со ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности[10]. По мнению В.В. Витрянского, в настоящее время в качестве правообладателя коммерческого обозначения как общеизвестного знака определенного лица может выступать лишь иностранный редприниматель, находящийся в стране—участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности[11].

Следует согласиться с мнением Д.А. Беловой о том, что коммерческим обозначением признается средство индивидуализации предприятия в виде словесного обозначения (названия предприятия), которое может включать в себя элементы изобразительного характера.

Статья 1225 проекта ставит коммерческие обозначения в один ряд с другими результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и информационных ресурсов, которым предоставляется правовая охрана. Более подробно право на коммерческое обозначение урегулировано нормами § 4 главы 76, расположенными между нормами о наименованиях мест происхождения и о доменных именах. Такое положение обусловлено нормой ст. 1225, которая последовательно определяет очередность средств индивидуализации от субъектов к объектам, располагая средства индивидуализации предприятий, к которым относятся коммерческие обозначения, между средствами индивидуализации товаров, работ и услуг и средствами индивидуализации информационных ресурсов.

В проекте не приведено определение коммерческого обозначения; в п. 1 ст. 1539 указывается лишь на то, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Исходя из этой нормы, можно выделить следующие признаки коммерческого обозначения, которые неодинаково определяют правовую сущность коммерческих обозначений.

Коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия. Согласно п. 2 ст. 132 ГК РФ в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Предметом сделки может быть не только предприятие как имущественный комплекс в целом, но и часть предприятия. При этом законодатель не определяет, какие именно части и какие составляющие предприятия являются квалифицирующими, в связи с чем могут возникнуть определенные сложности при индивидуализации предприятия, в состав которого могут не входить материальные объекты.

Коммерческое обозначение должно обладать достаточными различительными признаками, дающими основание предполагать, что данное обозначение индивидуализирует предприятие в понимании ст. 132 ГК РФ и отличающими его от других средств индивидуализации, прежде всего зарегистрированных в установленном порядке. Так, слово «магазин» не обладает индивидуализирующими признаками и не может индивидуализировать соответствующую организацию, которая занимается продажей товаров.

Употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Этот признак роднит коммерческие обозначения с общеизвестными товарными знаками, исключительные права на которые признаются по решению Палаты по патентным спорам в соответствии с Правилами признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденными приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38. Общеизвестным в России товарным знаком и знаком обслуживания могут быть признаны товарный знак или знак обслуживания, охраняемый на территории России на основании его регистрации, без регистрации в соответствии с международным договором России, или обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории России, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в России широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг.

Но кто определит известность употребления коммерческого обозначения в пределах территории, и не породит ли этот признак конкуренцию между коммерческими обозначениями и общеизвестными товарными знаками? Будет ли смысл обращаться в Палату по патентным спорам для признания товарного знака общеизвестным, или охрана будет возникать в силу фактического использования коммерческого обозначения?

 

Аналогичная проблема возникла у американской компании «Бектон Дикинсон энд Компани» (США), подавшей иск о признании недействительными решений Апелляционной палаты и Высшей патентной палаты Роспатента и аннулировании регистрации товарного знака PLASTIPAK, зарегистрированного на имя ООО «БС» (Санкт-Петербург) в отношении товаров 10-го класса «медицинские приборы и инструменты» и услуг 36-го класса «посредничество», 42-го класса «исследования в области медицины», «медицинская помощь», «фармацевтические консультации», «реализация товаров, в том числе медицинских приборов и инструментов».

Арбитражный суд признал, что представленные истцом материалы не свидетельствуют об однозначной ассоциации у среднего потребителя с фирмой-производителем и страной, в которой она зарегистрирована. Утверждение о широкой известности обозначения PLASTIPAK в мире ввиду массовых поставок истцом своей продукции в страны Восточной Европы и Россию признано необоснованным, поскольку подобные контракты с российскими импортерами заключали другие юридические лица, зарегистрированные в Бельгии, Франции, Германии или Испании. В оспариваемых решениях органов Роспатента указано на недоказанность как факта известности в России на дату приоритета заявки шприцов PLASTIPAK производства компании «Бектон Дикинсон энд Компани», так и факта известности упаковки для этих шприцов. В связи с этим арбитражный суд признал недоказанным наличие у истца исключительного права на коммерческое обозначение PLASTIPAK, которое обосновывалось ссылками на статьи 138, 1027 ГК РФ, возникшее ранее даты приоритета регистрации товарного знака[12].

 

Обязательным условием возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение являются способы его использования, в частности путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке. На практике имел место спор относительно использования элемента товарного знака в названии банковских карт[13], причем до внесения в свидетельство о регистрации товарного знака истца указания на данный вид деятельности, что также могло рассматриваться как использование коммерческого обозначения. Вероятно, такое использование при наличии условий возникновения исключительных прав может считаться использованием коммерческого обозначения на товарах.

Таким образом, под коммерческим обозначением следует понимать не зарегистрированное, обладающее различительными признаками средство индивидуализации предприятия (как объекта гражданских прав) в виде словесного обозначения, которое может включать в себя элементы изобразительного характера, исключительные права на которое возникают в силу фактического использования на вывесках, бланках, в счетах, иной документации, объявлениях, рекламе, на товарах, их упаковке, а также известности в пределах определенной территории.

Особенности распоряжения правами на коммерческие обозначения. Основным и единственным способом распоряжения исключительными правами на коммерческое обозначение законодателем назван договор коммерческой концессии (за рубежом — франчайзинг). Иногда этот договор отождествляют с концессионными договорами, в частности на разработку недр и добычу полезных ископаемых, что неверно. Так, в п. 10 постановления Московской городской Думы от 18.10.2000 № 108 «О Концепции управления собственностью Москвы и взаимодействия с иными собственниками на территории города до 2005 года» предусматривалось, что передача за вознаграждение комплекса исключительных прав (объектов интеллектуальной собственности, прав на товарные знаки, разработку недр и добычу полезных ископаемых и т. п.) осуществляется на основе договора коммерческой концессии. При этом город может выступать в качестве правообладателя или пользователя договора коммерческой концессии, в то время как согласно п. 3 ст. 1027 ГК РФ сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Договор коммерческой концессии весьма распространен как в России, так и за рубежом.

 

По данным экспертов ВОИС, в 2002 году в США товарооборот на условиях франчайзинга составил более одной трети розничной торговли в долларовом исчислении. Имеются официальные сообщения о том, что франчайзинг используется уже более чем в 80 странах мира. Любой вид бизнеса можно превратить во франчайзинг. Международная ассоциация франчайзинга выделяет 70 отраслей хозяйства, в которых можно использовать методы франчайзинга.

 

Договор коммерческой концессии урегулирован главой 54 ГК РФ, Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (утв. приказом Роспатента от 29.04.2003 № 64), приказом Минфина России о регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии). В рамках Европейского союза 30 ноября 1988 г. принят Регламент 4087/88 о применении ст. 85 (п. 3) Римского договора к категории соглашений о франчайзинге. Действует принятый Комиссией 22 декабря 1999 г. Регламент 2790/1999 о применении ст. 81.1 консолидированной версии Договора о Европейском союзе к категории вертикальных соглашений и согласованной практике[14].

Предметом договора коммерческой концессии являются комплекс исключительных прав, а также коммерческий опыт, знания, коммерческая информация (тайна) правообладателя. Пунктами 4, 5 ст. 1539 проекта предусматривается передача исключительного права на коммерческое обозначение только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (договор купли-продажи предприятия). В то же время применительно к другим объектам интеллектуальной собственности законодатель запланировал не передавать, а отчуждать право по договору. Предоставление права допускается на основании договоров аренды или коммерческой концессии, что свидетельствует о лицензионной природе последнего.

В отношении договоров, предметом которых является предприятие, в научной литературе указывается на необходимость заключения отдельных соглашений о передаче исключительных прав, в том числе на коммерческое обозначение (договоры продажи, аренды предприятия). Как отмечает Г. Шапкина, при сдаче в аренду одного или нескольких предприятий, которыми обладает юридическое лицо, при продолжении занятия предпринимательской деятельностью передача права пользования ее знаками обозначения юридическому лицу, созданному на основе арендованного имущественного комплекса, возможна была бы по договору франчайзинга (коммерческой концессии)[15].

В проекте, к сожалению, нет ответа на вопрос о распоряжении исключительными правами на коммерческое обозначение по другим договорам с предприятиями (в частности, залога, доверительного управления).

Законодатель допускает распоряжение исключительными правами на коммерческое обозначение путем как отчуждения, так и предоставления (лицензионные договоры). Причем распоряжение такими правами неразрывно связано с предприятием, за исключением договора коммерческой концессии. Однако не совсем понятно, почему законодатель ограничивает право на заключение обычного лицензионного договора о предоставлении исключительных прав на коммерческое обозначение, не содержащего все условия договора коммерческой концессии и не требующего государственной регистрации органами, регистрирующими юридические лица, учитывая, что сведения о коммерческих обозначениях не вносятся в единый государственный реестр.

Для разрешения этой проблемы необходимо п. 5 ст. 1539 проекта изложить в следующей редакции: «Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, предусмотренных договором аренды предприятия (статья 656 настоящего Кодекса), договором коммерческой концессии (статья 1027 настоящего Кодекса) и другими договорами».

Ответственность за нарушение прав на коммерческое обозначение. Ни гражданское, ни уголовное, ни административное законодательство не содержат норм об ответственности за нарушение прав на коммерческое обозначение, за исключением общих норм законодательства о конкуренции и ограничении монополистической деятельности (см. ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). После введения в действие части четвертой ГК РФ целесообразно внести изменения в этот Закон, дополнив перечень указанием на средства индивидуализации предприятия.

Имеют место случаи отказа в защите прав на коммерческое обозначение в связи с отсутствием в законодательстве необходимых норм.

 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.09.2001 № КА-А40/4873-01 отказано в удовлетворении заявления об установлении юридического факта использования коммерческого обозначения «Ресторан “Львиное Сердце” со ссылкой на необходимость регистрации в качестве товарного знака. Суд сделал вывод о том, что заявление об установлении юридического факта не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку в законодательстве содержится иной (внесудебный) порядок установления данного факта, а именно государственная регистрация используемых коммерческих обозначений.

Нормы об ответственности за нарушение исключительных прав на коммерческое обозначение предусмотрены п. 3 ст. 1541 проекта. Защите исключительных прав посвящена ст. 1252, а ответственности за грубые нарушения исключительных прав — ст. 1253. Подведомственность и подсудность дел о защите прав на коммерческое обозначение определяется АПК РФ.

К способам защиты исключительных прав на коммерческое обозначение можно отнести требования о (об):

· признании права на коммерческое обозначение;

· пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (за-

прет на использование товарного знака, фирменного наименования, других средств индивидуализации, применение которых нарушает исключительные права на коммерческое обозначение);

· возмещении убытков;

· изъятии без какого-либо возмещения материального носителя, в котором выражено коммерческое обозначение;

· публикации судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;

· конфискации оборудования, устройств, других материалов, используемых при изготовлении объектов, нарушающих исключительные права на коммерческое обозначение;

· ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

Таким образом, основанием возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение является фактическое использование коммерческого обозначения, не нарушающее исключительных прав на другие объекты, возникшие в силу государственной регистрации, в том числе фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров. Необходимо различать средства индивидуализации, относящиеся к субъектам и объектам гражданских правоотношений. Так, средством индивидуализации субъектов — коммерческих организаций являются фирменные наименования, а коммерческие обозначения индивидуализируют объект — предприятие в смысле ст. 132 ГК РФ.

Закрепление норм о коммерческих обозначениях, с одной стороны, разрешит проблему соответствия законодательства канонам международных договоров в области интеллектуальной собственности (ст. 2 Конвенции об учреждении ВОИС), а с другой — создаст конкуренцию общеизвестным товарным знакам, с которыми их объединяет признак известности. Необходимо исключить из статей 132, 559 ГК РФ упоминание о передаче в составе предприятия прав на фирменное наименование, заменив его указанием на коммерческое обозначение, которое призвано индивидуализировать именно предприятие как особый объект гражданских прав, представляющий собой имущественный комплекс, причем не всегда как сложную вещь.

 

Библиография

1 См., например, письмо Минфина России от 22.03.2005 № 03-04-08/60 «О применении НДС в отношении услуг по передаче исключительных прав».

2 См.: Городов О.А. Субъекты прав на средства индивидуализации // Предпринимательское право. 2005. № 4.

3 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. — М., 2002. С. 993.

4 См.: Рузакова О.А. Система договоров о создании идеальных объектов и использовании исключительных прав на них. — М., 2006. С. 51—53.

5 См.: Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. — М., 2006.

6 Суханов Е.А. Коммерческая концессия // Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. — М., 1996. С. 325.

7 См.: Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5.

8 См.: Осокин А.А. Правовое содержание коммерческого обозначения // Патенты и лицензии. 2000. № 12.

9 Гражданское право: Учеб. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М., 1997. Ч. II. С. 632.

10 См.: Бузанов В.Ю. Правовой режим коммерческих обозначений // Законодательство. 2002. № 8.

11 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 993.

12 См. постановления ФАС Московского округа от 16.01.2003 № КА-А40/8826-02 и от 18.06.2002 № КГ-А40/3790-02.

13 См. постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2002 № 10268/02.

14 См.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. — М., 2004.

15 См.: Шапкина Г. Договор аренды // Хозяйство и право. 2003. № 7.